버켄스탁 사건 / 상표등록거절결정 / 일반적인 입체 형상을 따른 표장 / 사용에 의한 식별력

출원한 상표

2024. 4. 25. 선고 2023허13148 판결
원고가 전 세계적으로 가장 널리 알려진 자사 제품의 입체 형상을 표장으로 하는 상표를 출원한 데 대하여 특허청 심사관은 2021. 2. 4. ‘출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 위배되고, 상표법 제33조 제2항에 따른 사용에 의한 식별력도 취득하였다고 보기 어렵다’는 이유로 등록거절결정을 하였고, 특허심판원 역시 2023. 6. 22. 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하였다.

지정상품에서 일반적인 입체 형상을 따른 표장이 사용에 의한 식별력을 얻기 위해서는 독특한 형상의 표장과 비교하여 통상적으로 더 많은 광고활동과 판매량 또는 시장점유율 등이 수반되어야 할 것이다.

원고가 이 사건 심결일 무렵 이 사건 제품에 대한 집중적인 광고･선전을 하여 단 기간에 인지도가 급상승하였다고 볼 만한 증거도 없다.

1) 앞서 본 바와 같이 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우 식별력 취득 판단의 기준일은 심결일이다. 그런데 이 사건 설문조사는 이 사건 심결일로부터 약 3년 8개월여 전에 이루어졌다. 이 사건 설문조사가 심결일 무렵 이 사건 출원상표의 식별력 취득 여부를 반영하고 있다고 보기 어렵다.
2) 이 사건 제품의 판매실적은 2016년 정점을 찍은 이래 추세적으로 감소하는 경향을 보이다가 이 사건 설문조사 이후인 2020년부터 급격히 하락하였다.
3) 상표심사기준은 충분히 모집단 규모가 1,000명 이상은 되어야 한다고 규정하고 있는 반면, 이 사건 설문조사는 응답한 표본수가 500명이다.
4) 이 사건 설문조사는 불특정 다수가 아닌 여론조사 기관인 한국갤럽이 보유한 응답자 풀에서 추출한 표본을 대상으로 한 것이므로 해당 표본이 전체 수요자를 대표한다고 보기 어렵고, 조사 대상을 최근 2년 이내 신발 구매 경험이 있는 만 20~49세 남녀로, 조사 지역은 서울 및 4대 광역시로 한정하였는데, 지정상품인 신발이 생활 필수품 중 하나인 점을 고려하면 위와 같은 모집단 제한이 적절하다고 보기 어렵다.
5) 이 사건 제품의 형상을 보고 특정 브랜드 제품이라고 응답한 사람에는 이 사건 제품의 출처가 아닌 “특정 브랜드 스타일” 제품이라고 인식하고도 위와 같이 응답한 사람도 상당수 포함되어 있을 것으로 보인다.