상표등록무효심판/ BAYCLUB

출처 : http://bayclub.kr

2024. 8. 29. 선고 2024허10092 판결
그 상품의 산지ㆍ품질ㆍ원재료ㆍ효능ㆍ용도ㆍ수량ㆍ형상(포장의 形狀을 포함한다)ㆍ가격ㆍ생산방법ㆍ가공방법ㆍ사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
우리나라 일반 소비자들의 영어 교육수준에 비추어 보면 ‘BAY’와 ‘CLUB’을 합하더라도 ‘바다나 만과 관련된 모임, 동호회 또는 이러한 모임을 하는 장소’를 암시할 수는 있으나 이를 넘어 ‘만(灣)에 위치한 호텔 등 숙박시설’이라는 의미가 직감된다고 단정하기는 어려운 점, ② 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 당시 그 지정서비스업에 관하여 일반 수요자나 거래자들에게 ‘BAY CLUB’이 바닷가의 숙박시설로 인식된다고 볼만한 자료도 없다는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

제1호 내지 제6호외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표
① 이 사건 등록서비스표는 영어 단어 ‘BAY’와 ‘CLUB’이 띄어쓰기 없이 동일한 서체와 크기로 구성된 영문 표장인 점, ② 이 사건 등록서비스표는 우리나라 일반 수요자나 거래 당사자들의 일반적인 영어 수준에 비추어 볼 때 의미 파악이 쉽고 발음이 어렵지 않은 영어 단어들로 구성되어 있고, 각 단어의 음절도 길지 않아 ‘BAY CLUB’으로 한눈에 인식될 수 있는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다고 보기 어렵다.

상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표
‘BAY CLUB’을 구성하는 각 영단어의 사전적 의미, 사용 형태, 숙박업 등 지정서비스업과의 관계, 거래사회의 실정 등을 모두 고려해 보면 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업에 관하여 구체적인 성질을 직감시킨다고 볼 수 없고, 그 지정서비스 업에 관하여 ‘BAY CLUB’을 사용하더라도 일반 수요자가 이를 ‘만(灣) 내지 해변에 위치한 호텔 등 숙박시설’로 인식한다고 보기 어렵다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호 전단의 등록무효 사유에 해당하지 않는다.

상표법 제33조(상표등록의 요건) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다.
  1. 그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
  2. 그 상품에 대하여 관용(慣用)하는 상표
  3. 그 상품의 산지(産地)ㆍ품질ㆍ원재료ㆍ효능ㆍ용도ㆍ수량ㆍ형상ㆍ가격ㆍ생산방법ㆍ가공방법ㆍ사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
  4. 현저한 지리적 명칭이나 그 약어(略語) 또는 지도만으로 된 상표
  5. 흔히 있는 성(姓) 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
  6. 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표
  7. 제1호부터 제6호까지에 해당하는 상표 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표
  ② 제1항제3호부터 제7호까지에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다. <개정 2023. 10. 31.>
  ③ 제1항제3호(산지로 한정한다) 또는 제4호에 해당하는 표장이라도 그 표장이 특정 상품에 대한 지리적 표시인 경우에는 그 지리적 표시를 사용한 상품을 지정상품(제38조제1항에 따라 지정한 상품 및 제86조제1항에 따라 추가로 지정한 상품을 말한다. 이하 같다)으로 하여 지리적 표시 단체표장등록을 받을 수 있다.

상표법 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) ① 제33조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다. <개정 2023. 10. 31.>
  1. 국가의 국기(國旗) 및 국제기구의 기장(記章) 등으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 상표
    가. 대한민국의 국기, 국장(國章), 군기(軍旗), 훈장, 포장(褒章), 기장, 대한민국이나 공공기관의 감독용 또는 증명용 인장(印章)ㆍ기호와 동일ㆍ유사한 상표
    나. 「공업소유권의 보호를 위한 파리 협약」(이하 “파리협약”이라 한다) 동맹국, 세계무역기구 회원국 또는 「상표법조약」 체약국(이하 이 항에서 “동맹국등”이라 한다)의 국기와 동일ㆍ유사한 상표
    다. 국제적십자, 국제올림픽위원회 또는 저명(著名)한 국제기관의 명칭, 약칭, 표장과 동일ㆍ유사한 상표. 다만, 그 기관이 자기의 명칭, 약칭 또는 표장을 상표등록출원한 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.
    라. 파리협약 제6조의3에 따라 세계지식재산기구로부터 통지받아 특허청장이 지정한 동맹국등의 문장(紋章), 기(旗), 훈장, 포장 또는 기장이나 동맹국등이 가입한 정부 간 국제기구의 명칭, 약칭, 문장, 기, 훈장, 포장 또는 기장과 동일ㆍ유사한 상표. 다만, 그 동맹국등이 가입한 정부 간 국제기구가 자기의 명칭ㆍ약칭, 표장을 상표등록출원한 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.
    마. 파리협약 제6조의3에 따라 세계지식재산기구로부터 통지받아 특허청장이 지정한 동맹국등이나 그 공공기관의 감독용 또는 증명용 인장ㆍ기호와 동일ㆍ유사한 상표로서 그 인장 또는 기호가 사용되고 있는 상품과 동일ㆍ유사한 상품에 대하여 사용하는 상표
  2. 국가ㆍ인종ㆍ민족ㆍ공공단체ㆍ종교 또는 저명한 고인(故人)과의 관계를 거짓으로 표시하거나 이들을 비방 또는 모욕하거나 이들에 대한 평판을 나쁘게 할 우려가 있는 상표
  3. 국가ㆍ공공단체 또는 이들의 기관과 공익법인의 비영리 업무나 공익사업을 표시하는 표장으로서 저명한 것과 동일ㆍ유사한 상표. 다만, 그 국가 등이 자기의 표장을 상표등록출원한 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.
  4. 상표 그 자체 또는 상표가 상품에 사용되는 경우 수요자에게 주는 의미와 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나는 등 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표
  5. 정부가 개최하거나 정부의 승인을 받아 개최하는 박람회 또는 외국정부가 개최하거나 외국정부의 승인을 받아 개최하는 박람회의 상패ㆍ상장 또는 포장과 동일ㆍ유사한 표장이 있는 상표. 다만, 그 박람회에서 수상한 자가 그 수상한 상품에 관하여 상표의 일부로서 그 표장을 사용하는 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.
  6. 저명한 타인의 성명ㆍ명칭 또는 상호ㆍ초상ㆍ서명ㆍ인장ㆍ아호(雅號)ㆍ예명(藝名)ㆍ필명(筆名) 또는 이들의 약칭을 포함하는 상표. 다만, 그 타인의 승낙을 받은 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.
  7. 선출원(先出願)에 의한 타인의 등록상표(등록된 지리적 표시 단체표장은 제외한다)와 동일ㆍ유사한 상표로서 그 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하는 상표. 다만, 그 타인으로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우(동일한 상표로서 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 상표에 대하여 동의를 받은 경우는 제외한다)에는 상표등록을 받을 수 있다.
  8. 선출원에 의한 타인의 등록된 지리적 표시 단체표장과 동일ㆍ유사한 상표로서 그 지정상품과 동일하다고 인식되어 있는 상품에 사용하는 상표
  9. 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일ㆍ유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하는 상표
  10. 특정 지역의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 타인의 지리적 표시와 동일ㆍ유사한 상표로서 그 지리적 표시를 사용하는 상품과 동일하다고 인정되어 있는 상품에 사용하는 상표
  11. 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표
  12. 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표
  13. 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일ㆍ유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표
  14. 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정 지역의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 지리적 표시와 동일ㆍ유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 지리적 표시의 정당한 사용자에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표
  15. 상표등록을 받으려는 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는 데 꼭 필요한(서비스의 경우에는 그 이용과 목적에 꼭 필요한 경우를 말한다) 입체적 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새만으로 된 상표
  16. 세계무역기구 회원국 내의 포도주 또는 증류주의 산지에 관한 지리적 표시로서 구성되거나 그 지리적 표시를 포함하는 상표로서 포도주 또는 증류주에 사용하려는 상표. 다만, 지리적 표시의 정당한 사용자가 해당 상품을 지정상품으로 하여 제36조제5항에 따른 지리적 표시 단체표장등록출원을 한 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.
  17. 「식물신품종 보호법」 제109조에 따라 등록된 품종명칭과 동일ㆍ유사한 상표로서 그 품종명칭과 동일ㆍ유사한 상품에 대하여 사용하는 상표
  18. 「농수산물 품질관리법」 제32조에 따라 등록된 타인의 지리적 표시와 동일ㆍ유사한 상표로서 그 지리적 표시를 사용하는 상품과 동일하다고 인정되는 상품에 사용하는 상표
  19. 대한민국이 외국과 양자간(兩者間) 또는 다자간(多者間)으로 체결하여 발효된 자유무역협정에 따라 보호하는 타인의 지리적 표시와 동일ㆍ유사한 상표 또는 그 지리적 표시로 구성되거나 그 지리적 표시를 포함하는 상표로서 지리적 표시를 사용하는 상품과 동일하다고 인정되는 상품에 사용하는 상표
  20. 동업ㆍ고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일ㆍ유사한 상표를 동일ㆍ유사한 상품에 등록출원한 상표
  21. 조약당사국에 등록된 상표와 동일ㆍ유사한 상표로서 그 등록된 상표에 관한 권리를 가진 자와의 동업ㆍ고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계에 있거나 있었던 자가 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하고 그 상표의 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품을 지정상품으로 하여 등록출원한 상표
  ② 제1항은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 결정(이하 “상표등록여부결정”이라 한다)을 할 때를 기준으로 하여 결정한다. 다만, 제1항제11호ㆍ제13호ㆍ제14호ㆍ제20호 및 제21호의 경우는 상표등록출원을 한 때를 기준으로 하여 결정하되, 상표등록출원인(이하 “출원인”이라 한다)이 제1항의 타인에 해당하는지는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 하여 결정한다. <개정 2023. 10. 31.>
  1. 제54조에 따른 상표등록거절결정
  2. 제68조에 따른 상표등록결정
  ③ 상표권자 또는 그 상표권자의 상표를 사용하는 자는 제119조제1항제1호부터 제3호까지, 제5호, 제5호의2 및 제6호부터 제9호까지의 규정에 해당한다는 이유로 상표등록의 취소심판이 청구되고 그 청구일 이후에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우 그 상표와 동일ㆍ유사한 상표[동일ㆍ유사한 상품(지리적 표시 단체표장의 경우에는 동일하다고 인정되는 상품을 말한다)을 지정상품으로 하여 다시 등록받으려는 경우로 한정한다]에 대해서는 그 청구일부터 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 날 이후 3년이 지나기 전에 출원하면 상표등록을 받을 수 없다. <개정 2023. 10. 31.>
  1. 존속기간이 만료되어 상표권이 소멸한 경우
  2. 상표권자가 상표권 또는 지정상품의 일부를 포기한 경우
  3. 상표등록 취소의 심결(審決)이 확정된 경우
  ④ 동음이의어 지리적 표시 단체표장 상호 간에는 제1항제8호 및 제10호를 적용하지 아니한다.

제117조(상표등록의 무효심판) ① 이해관계인 또는 심사관은 상표등록 또는 지정상품의 추가등록이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 등록상표의 지정상품이 둘 이상인 경우에는 지정상품마다 청구할 수 있다.
  1. 상표등록 또는 지정상품의 추가등록이 제3조, 제27조, 제33조부터 제35조까지, 제48조제2항 후단, 같은 조 제4항 및 제6항부터 제8항까지, 제54조제1호ㆍ제2호 및 제4호부터 제7호까지의 규정에 위반된 경우
  2. 상표등록 또는 지정상품의 추가등록이 그 상표등록출원에 의하여 발생한 권리를 승계하지 아니한 자가 한 것인 경우
  3. 지정상품의 추가등록이 제87조제1항제3호에 위반된 경우
  4. 상표등록 또는 지정상품의 추가등록이 조약에 위반된 경우
  5. 상표등록된 후 그 상표권자가 제27조에 따라 상표권을 누릴 수 없는 자로 되거나 그 등록상표가 조약에 위반된 경우
  6. 상표등록된 후 그 등록상표가 제33조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우(같은 조 제2항에 해당하게 된 경우는 제외한다)
  7. 제82조에 따라 지리적 표시 단체표장등록이 된 후 그 등록단체표장을 구성하는 지리적 표시가 원산지 국가에서 보호가 중단되거나 사용되지 아니하게 된 경우
  ② 제1항에 따른 무효심판은 상표권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다.
  ③ 상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 상표권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제1항제5호부터 제7호까지의 규정에 따라 상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 상표권은 그 등록상표가 같은 호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다.
  ④ 제3항 단서를 적용하는 경우에 등록상표가 제1항제5호부터 제7호까지의 규정에 해당하게 된 때를 특정할 수 없는 경우에는 해당 상표권은 제1항에 따른 무효심판이 청구되어 그 청구내용이 등록원부에 공시(公示)된 때부터 없었던 것으로 본다.
  ⑤ 심판장은 제1항의 무효심판이 청구된 경우에는 그 취지를 해당 상표권의 전용사용권자와 그 밖에 상표에 관한 권리를 등록한 자에게 통지하여야 한다.

대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결 등
상표법 제33조 제1항 제3호가 상품의 산지, 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이므로, 어느 상표가 이에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다.

상표법 제33조 제2항의 취지는 원래 특정인에게 독점사용시킬 수 없는 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석･적용되어야 할 것인바(대법원 1999. 9. 17. 선고 99후1645 판결 등 참조), 그 상표가 사용에 의하여 식별력을 취득하였다는 사실은 증거에 의하여 명확하게 인정되어야 하고(대법원2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결 참조), 이를 인정하기 위해서는 상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산･판매량 및 시장점유율, 광고･선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 상표 사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 10. 15. 선고 2012후3800 판결 등 참조).